В среде бизнеса есть два противоположных мнения по вопросу защиты товарных знаков (ТЗ): одни компании считают, что ТЗ - это что-то далекое, касается только известных брендов, которые их регистрируют, а защита нужна для размещения игр в сторах. Вторые компании с этим вопросом столкнулись на практике и видят, что в настоящее время мир цифровизуется и становится все более конкурентным, а ТЗ все чаще используются как для позитивных целей (защита продукта), так и для негативных (выдавливание конкурентов). О том, почему нужно защищать товарный знак и как грамотно это делать, в ходе вебинара рассказал ведущий юрист REVERA law group Камаль Терехов.
Есть несколько проблемных точек спора вокруг ТЗ:
- Копирование ТЗ в названии, лого продукта или при использовании в прелоадерах при размещении продукта в сторах. Это случается чаще всего, иногда происходит умышленно, иногда нет.
- Копирование ТЗ в домене. Это случается, когда компания создает продукт, называет его и хочет зарегистрировать доменное имя, разместить на нем сайт и, соответственно, полагает, что домен будет называть примерно так, как называется продукт. Использование чужого ТЗ в доменах также является нарушением, что влечет возникновение спора.
- Товарный знак скопирован в отдельном элементе игры (например, сумка или машина). Здесь может возникнуть вопрос о нарушении товарного знака производителя такой продукции.
- регистрация ТЗ вами или регистрация конкурентом знака, которые есть у вас. Вы можете спорить, кто его должен зарегистрировать, должна ли заявка быть одобрена в последующем патентным ведомством.
Определимся с главным – что такое ТЗ?
Товарный знак – это обозначение, которое идентифицирует товар или услугу как происходящие от определенного производителя, и отличает от аналогичных товаров/услуг других производителей. ТЗ могут применяться для различных товаров, включая ПО.
В споре по ТЗ сравнивают 2 момента:
- само обозначение;
- товары и услуги, для которых оно зарегистрировано.
Обозначение может быть идентичным или сходным до степени смешения. Критерий сравнения таков: перепутает ли потребитель, если увидит два продукта разных производителей.
Идентичность – это абсолютно полное совпадение с зарегистрированным ТЗ.
Сходство до степени смешения означает похожесть настолько, что товар легко перепутать с другим неосведомленному потребителю. Это может случиться, например, при написании товарного знака на латинице и кириллице. Если же есть некоторое сходство, но исходя из манеры написания, дополнительно имеющегося логотипа, вкладываемого в ТЗ смысла, в этом случае нарушения нет и дальше товары и услуги не сравнивают.
При сравнении ТЗ используют 3 основных критерия:
- визуальные сходство: насколько ТЗ похожи, вплоть до количества знаков и шрифтов;
- фонетическое сходство: визуал ТЗ может отличаться, а читаются они похоже;
- семантическое сходство: в определенных ситуациях в контексте разные ТЗ могут обозначать одно и то же, это особенно актуально для ТЗ, зарегистрированных на нескольких регионах.
Логика сравнения обозначений ТЗ - перепутает ли потребитель ТЗ владельца и ТЗ нарушителя: если они идентичны или сходны до степени смешения, то далее сравнивают товары и услуги, ими обозначаемые, смотрят, для чего зарегистрирован ТЗ и что физически делает товар-«нарушитель». При этом используется критерий «однородность»: относятся ли ТЗ к одному и тому же понятию.
Если товары/услуги, например, относятся к ПО и к медицине, то они не взаимосвязаны, товары и услуги неоднородны, нарушения в вопросе использования ТЗ нет.
Однако часто бывает ситуация, когда владелец ТЗ - компания реального сектора, помимо производства товаров, имеет ТЗ в отношении ПО, дополнительного к основному продукту, к примеру, небольшая узкоспециализированная программа. Другая компания создает ПО как основной вид деятельности. В данном случае просматривается потенциальная проблема, поскольку первая компания может заняться выпуском ПО, что вызовет путаницу, из которой возникнет нарушение ТЗ.
Копирование ТЗ в названии или лого. Наиболее типичная ситуация: компания выпускает приложение, перед этим никто не проверил название, затем приходит претензия: оказывается, кто-то имеет ТЗ со сходным названием. Более редко - использование в прелоадерах изображений, схожих с чужим товарным знаком.
Копирование ТЗ в домене
Копирование ТЗ в домене является достаточно сложным моментом. Проблема домена в том, что это - словесно-буквенное обозначение, без картинок, соответственно, в домене может иметь место нарушение в силу схожести до степени смешения.
Домен не является объектом интеллектуальной собственности, он юридически слабее ТЗ и даже если компания имеет домен 10 лет, а кто-то недавно зарегистрировал ТЗ, то возможен спор . Если такая ситуация возникает, то ключевыми вопросами при разрешении конфликта будут: для чего используется домен, есть ли однородность товаров и услуг (если услуги однородны с товарным знаком в случае более поздней регистрации альтернативной компанией, то есть нарушение), с какой целью зарегистрирован ТЗ. Цель регистрации ТЗ проверяется, так как нередки ситуации, когда ТЗ регистрируется недобросовестно, с целью отсудить давно существующий и дорогой домен.
Также есть понятия киберсквотерства (заработок на перепродаже доменов) и недобросовестной конкуренции, когда ТЗ используется для «выбивания» с рынка конкурентов.
Спор по доменам разрешается в арбитраже по процедуре UDRP или судом.
Как решаются споры вокруг ТЗ?
Споры относительно ТЗ решаются через платформу, где размещено ПО, или через суд.
Большинство платформ, где размещаются приложения, позволяют владельцу ТЗ направить жалобу, и дальнейшие действия платформы зависят от того, насколько она видит в этом нарушение. Если оно существенно, то она может его сразу заблокировать. Если есть неоднозначность, то платформа может переслать жалобу владельцу приложения с предложением вступить в переписку с автором претензии или внести изменение для устранения нарушения.
Суд может рассматривать этот вопрос, если он не урегулирован в рамках платформы, или сразу - при обращении компании в суд.
В случае, когда компания подала заявку на регистрацию нового ТЗ, а владелец зарегистрированного ранее ТЗ считает, что тот сходен до степени смешения и регистрируется в отношение однородного товара или услуг, спор разрешается исключительно в патентном ведомстве:в Беларуси в Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС), в ЕС – в Европейском патентном ведомстве (EUIPO), в Британии в Ведомстве интеллектуальной собственности (UK IPO).
Как правило, есть процедура апелляции в рамках патентного ведомства, далее дело рассматривается в суде Сравнение патентными ведомствами происходит сугубо из заявки и того, на что зарегистрирован ТЗ. Для чего реально используется ТЗ или для чего планируют использовать ТЗ после регистрации во внимание не берется. То есть, принимаются только представленные доводы, а не практика.
Типичные ошибки касательно ТЗ
Ошибки касательно ТЗ можно сгруппировать в две большие категории:
- «споры по ТЗ нас не коснутся». Однако мир становится все более конкурентным. Попасть в чей-то чужой ТЗ просто, особенно, если речь идет о разработке программ, приложений. Например, в ЕС каждый месяц подается 15-19 тыс заявок на регистрацию ТЗ.
- «нарушили, придет претензия, изменим название и будем жить как ранее». Ошибочно считать, что небольшую компанию, разместившую продукт в сторе, не заметят. В качестве последствий такой тактики поведения может прийти претензия изменить название - и после изменения названия, действительно, далее никто предпринимать ничего не будет. Но претензию может выставить принципиальная компания, которая заставит подписать декларацию, в которой нарушитель будет должен выплатить огромную сумму при последующем нарушении, оплатить судебные издержки и расходы на юристов, подписать обязательство не нарушать товарный знак в дальнейшем.
Болезненное последствие - потеря корпоративного аккаунта. Если жалоб относительно ТЗ на платформу приходит много, то Google или Apple могут заблокировать аккаунт компании, а блокировка корпоративного аккаунта блокирует все игры и приложения на нем. Поскольку на площадке у Google сложно зарегистрировать второй аккаунт, это может быть проблемой.
Как минимизировать риски возникновения споров по ТЗ
Перед началом маркетинговой кампании и выпуском релиза необходимо проверить, есть ли зарегистрированные сходные ТЗ. Базы ТЗ открыты – как белорусская, так и российская, европейская, британская.
Желательно проверить, есть ли похожие продукты со схожим названием. Есть понятие недобросовестная конкуренция - даже если у вашего конкурента нет ТЗ, но он давно на рынке, а вы выходите с похожим названием, он может предъявить претензию, что вы пользуетесь его раскрученным брендом, переманиваете пользователей и потенциальных клиентов.
С доменными именами тоже возникает вопрос со киберсквотерами, которые могут их перехватывать. Бывает, что у какой-то другой компании есть схожее зарегистрированное доменное имя, а бывают «шутники», которые специально регистрируют доменное имя и размещают на нем информацию, не очень приятную для компании.
Возможные последствия эскалации ситуации вокруг ТЗ
Спор с правообладателем ТЗ может вылиться в блокировку игры или приложения, в блокировку корпоративного аккаунта, как минимум - в снятие самого приложения с площадки. Правообладатель может обратиться с иском, требовать компенсации убытков, трансфера доменного имени и т.д.
Любая платформа в своем полисе содержит пункт, согласно которому компании не должны нарушить чьи-либо права на объекты интеллектуальной собственности, включая ТЗ, и неоднократные их нарушения могут привести к негативным последствиям, наиболее серьезные из которых - блокировка корпоративного аккаунта.
Неочевидные последствия – маркетинговые потери: вложения в создание логотипа, продвижение продукта. В результате логотип придется создавать заново, искать новое доменное имя, запускать новую маркетинговую кампанию.
Рекомендации относительно регистрации ТЗ
Задумайтесь по поводу регистрации товарных знаков по планируемому названию игры в ключевых регионах - это дает мощный инструмент защиты от конкурентов. На стадии разработки игры или приложения необходимо провести поиск товарных знаков в ключевых регионах, обычно это ЕС, США и Великобритания, а если продукт таргетируют на другие регионы - то на них.
Регистрируйте несколько сходных доменных имен – это станет защитой от киберсквотеров и от конкурентов, чтобы они не зарегистрировали сходное название.
Обратите внимание на региональность. ТЗ, так как ТЗ действует на определенной территории, соответственно, белорусский ТЗ действует в Беларуси, британский - в Великобритании и т.д. Европейский ТЗ действует на весь ЕС.
Целесообразность регистрации ТЗ нужно оценивать в каждом конкретном случае, так как эта процедура стоит денег и времени - в зависимости от процедуры и страны она занимает 4-12 месяцев.
Нецелесообразно регистрировать ТЗ для продуктов с жизненным циклом менее 12 месяцев без планов на продолжение или для очень небольших стартапов с неясными перспективами. Однако всё равно нужно проверять отсутствие сходных ТЗ, независимо от lifetime продукта и размера компании, так как одна претензия может быстро завершить профессиональный путь стартапа.
Имеет необходимость регистрация ТЗ если продукт средне- или долгосрочный либо планируется серия/общий бренд.
Типичные ошибки при регистрации ТЗ
Не проведен поиск ТЗ - это может повлечь проблемы, когда компания хотела выпустить проект, а втянулась в суды с правообладателями, смену названия игры и т.п.
Не регистрация товарных знаков - конкурент может зарегистрировать ТЗ и попытаться выбросить с рынка вашу компанию либо «тролли» могут зарегистрировать ТЗ и потребовать выплат, либо заключения невыгодного лицензионного соглашения с регулярными выплатами за использование ТЗ. Без ТЗ сложнее защищать свой продукт, потому что с ТЗ на него проще ссылаться, иначе защита идет по модели недобросовестной конкуренции, что сложнее.
Отсутствие оценки конкуренции. Даже при отсутствии ТЗ конкуренты могут говорить, что вы используете их репутацию и предъявлять требования и претензии.
Резюмируем:
перед выпуском нового продукта необходимо оценить необходимость регистрации ТЗ, и если она очевидна – провести оценку вариантов регистрации, выбрав продукты, регион, доменные имена и т.д.